Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Jak wycenić poniesioną szkodę?

Katalog roszczeń przysługujących osobie, której przysługuje prawo ochronne na znak towarowy, w razie jego naruszenia, został określony w art. 296 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324, dalej jako p.w.p.).

Pierwsze z roszczeń dotyczy żądania zaniechania naruszania prawa ochronnego na znak towarowy, zaś pozostałe trzy roszczenia również mają charakter majątkowy, ale dodatkowo mają również charakter pieniężny – są wyrażone w pieniądzu. Pierwsze z roszczeń dotyczy wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści i nie jest ono uzależnione od winy naruszyciela. Dwa pozostałe roszczenia są alternatywne i uzależnione od winy naruszyciela.

Wydanie korzyści i naprawienie szkody

Roszczenia pieniężne przysługujące w razie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy można podzielić na dwa rodzaje:

• Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści.
• Roszczenie o naprawienie szkody.

Drugie z roszczeń może mieć dwojaką postać – roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych, albo roszczenia o zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

W przypadku roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści wina naruszyciela nie ma znaczenia. Natomiast w przypadku zawinionego naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy osoba uprawniona może żądać roszczenia o naprawienie szkody.

Roszczenie o naprawienie szkody na zasadach ogólnych jest bardziej wymagające pod względem dowodowym, z uwagi na konieczność wykazania zakresu i wysokości szkody poniesionej przez uprawnionego do znaku towarowego – rzeczywistej straty lub utraconych korzyści. Dlatego znacznie częściej wybierana jest druga forma naprawienia szkody, mająca charakter ryczałtowy.

Wycena korzyści i ryczałtowego odszkodowania

Wśród poglądów orzecznictwa i doktryny można zaobserwować zbieżność w zakresie sposobu dokonywania wyceny bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz ryczałtowego odszkodowania. Podkreślenia wymaga, że roszczenie wskazane w art. 296 ust. 1 p.w.p. o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści nie jest roszczeniem z art. 405 Kodeksu cywilnego i następnych. Należy traktować regulację art. 296 ust. 1 p.w.p. jako autonomiczną.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego został zaaprobowany pogląd, zgodnie z którym jest możliwe ustalenie wartości korzyści podlegającej wydaniu w związku z bezprawnym korzystaniem ze znaku towarowego, na podstawie opłaty licencyjnej, którą naruszyciel byłby zobligowany zapłacić, gdyby ze znaku towarowego korzystał w sposób legalny – na podstawie umowy licencyjnej. Ta sama metoda hipotetycznej opłaty licencyjnej znajduje zastosowanie w przypadku ryczałtowego odszkodowania.

Metoda hipotetycznej opłaty licencyjnej

Wycena hipotetycznej opłaty licencyjnej jest powierzana biegłemu sądowemu o odpowiedniej specjalności, związanej z własnością intelektualną. Nie chodzi tu o znajomość prawa (prawo zna sąd), ale o znajomość cen rynkowych obowiązujących na danym obszarze, w określonym sektorze rynku, którego dotyczy znak towarowy. Hipotetyczna opłata licencyjna jest ustalana ściśle w oparciu o ceny rynkowe.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 czerwca 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. akt III CSK 216/16 wyjaśnił, że warunki hipotetycznej licencji, jako metody wyceny korzyści, powinny odpowiadać kryteriom rynkowym, zaś przy szacowaniu wysokości opłaty mogą mieć znaczenie uśrednione stawki opłat licencyjnych na konkretnym rynku. Sąd Najwyższy zastrzegł przy tym, że średnie stawki nie mogą być stosowane mechanicznie, ale tylko orientacyjnie i pomocniczo.

Przy wycenie hipotetycznej opłaty licencyjnej konieczne jest uwzględnienie indywidualnych okoliczności sprawy, związanych ze znakiem towarowym. Wskazówkami dla biegłego sądowego wyceniającego wartość hipotetycznej opłaty licencyjnej są przede wszystkim:

• rozpoznawalność znaku towarowego,
• renoma,
• potencjał znaku towarowego,
• prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców,
• udział uprawnionego w rynku,
• skala inwestycji poczynionych przez uprawnionego na rzecz rozwoju znaku towarowego (będącego marką)




Niebagatelne znaczenie ma również wysokość uzyskiwanych przez uprawnionego opłat licencyjnych, o ile znak towarowy był przedmiotem umów licencyjnych.

Powyższe fakty powinny być wykazane odpowiednimi dokumentami, które należy zebrać już na etapie przedsądowym. Dokumenty, którymi dysponuje uprawniony do znaku towarowego, są pomocne także przy szacowaniu przeciętnej wartości roszczeń pieniężnych, którą należy ustalić na potrzeby wartości przedmiotu sporu oraz sformułowania żądań pozwu. Wartość przedmiotu sporu w tym przypadku determinuje wysokość opłaty sądowej, którą powód ma obowiązek uiścić od pozwu.

Opinia eksperta na etapie przedsądowym

Oczywiste jest, że na etapie wnoszenia pozwu wartość roszczeń ma jedynie charakter orientacyjny. W przypadku gdy znak towarowy był objęty umowami licencyjnymi można łatwo samodzielnie oszacować wartość roszczeń, posługując się metodą średniej stawki licencyjnej. Trudności mogą pojawić się w sytuacji, gdy znak towarowy nie był objęty tego typu umowami, a przeciętne stawki rynkowe dla tego typu znaków towarowych nie są powodowi znane.

Pomocnym środkiem dowodowym może być opinia niezależnego eksperta wykonana na zlecenie powoda. Ekspertyza wprawdzie nie zastąpi dowodu z opinii biegłego, który powinien być powołany w pozwie, niemniej jest przydatna na etapie przedsądowym i w pierwszym etapie postępowania sądowego.

Na podstawie opinii, która stanowi dowód z dokumentu, można z łatwością ustalić wartość przedmiotu sporu oraz wysokość roszczeń objętych pozwem. Opinia niezależnego eksperta może sugerować stronie pozwanej, że wartość roszczeń nie została ustalona w sposób dowolny i nie jest sztucznie zawyżona przez stronę powodową.

Metoda stawki procentowej od obrotu brutto

Alternatywną metodą spotykaną w orzecznictwie sądów powszechnych, służącą wycenie hipotetycznej opłaty licencyjnej, jest ustalenie stawki procentowej od obrotu brutto naruszyciela. Obrót brutto jest rozumiany jako wartość sprzedaży, względnie wartość zysku. Możliwość zastosowania tej metody, jako alternatywnej względem metody opartej na przeciętnych stawkach rynkowych, jest jednak ograniczona. Nie w każdym przypadku można odnieść korzyści ze stosowania znaku towarowego do całości obrotu brutto.

Podsumowanie

Wycena roszczeń pieniężnych przysługujących osobie, której przysługuje prawo ochronne na znak towarowy, w przypadku naruszenia tego prawa, może sprawiać problemy, ponieważ wymaga posiadania wiedzy specjalnej.

Stosując proste metody można jedynie oszacować wysokość tychże roszczeń, a w razie gdy nie jest to możliwe z uwagi na całkowity brak danych – zasięgnąć opinii niezależnego eksperta.

1. Wyrok SN z 24.10.2007 r., IV CSK 203/07, OSNC 2009, nr 1, poz. 13. Podobnie: J. Stefańczyk-Kaczmarzyk [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. M. Kondrat, Warszawa 2021, art. 296.
2. Wyrok SN z 10.08.2006 r., V CSK 237/06, LEX nr 201179, Wyrok SN z 24.10.2007 r., IV CSK 203/07, OSNC 2009, nr 1, poz. 13., Wyrok SN z 9.06.2017 r., III CSK 216/16, LEX nr 2335975.
3. J. Stefańczyk-Kaczmarzyk [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. M. Kondrat, Warszawa 2021, art. 296.
4. Wyrok SN z 9.06.2017 r., III CSK 216/16, LEX nr 2335975.
5. Wyrok SN z 9.06.2017 r., III CSK 216/16, LEX nr 2335975. Podobnie: Wyrok SA w Gdańsku z 27.05.2009 r., I ACa 341/09, LEX nr 1391878.